Una ditta produttrice di prodotti tessili ha realizzato una serie di cuscini ispirati da alcuni prodotti da forno Barilla, i cuscini richiamano nelle forme e nei nomi i corrispettivi prodotti alimentari (“Pandistelloso”, “Abbraccioso”, “Rigoloso”, “Gocciolosa”, “Ringoloso”).
La società ha inoltre registrato nomi a dominio che richiamavano i brand Barilla ed ha utilizzato quali metatag di ricerca (informazioni "nascoste" sul sito web che servono per indicizzarlo correttamente) i nomi dei brand Barilla.
Barilla non ci sta e lamenta l'usurpazione sia dei propri marchi, sia dei propri segni distintivi.
La questione viene posta all'attenzione del Tribunale delle Imprese di Milano, che dà ragione a Barilla affermando che la convenuta ha contraffatto i marchi denominativi e figurativi di proprietà dell'attrice ("Pan di Stelle", "Abbracci", "Rigoli", etc..) e si è appropriato di pregi propri della società Barilla compiendo così atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n 2 e n 3 c.c.
Il Tribunale censura anche l'utilizzo dei marchi verbali Barilla come metatag e nomi a dominio, richiamando una pronuncia della Corte di Giustizia Europea secondo cui il marchio ha una fondamentale funzione di indicare ai consumatori la provenienza dei beni dalla società registrante e quindi: "“sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l’annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo (sentenze Google France e Google, cit., punti 83 e 84, nonché Portakabin, cit., punto 34)”.
Prosegue il Tribunale richiamando una propria precedente pronuncia (in una controversia speculare promossa sempre da Barilla) per cui: "l’uso dei marchi attorei come parola chiave non è finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti Barilla -che di per sé non andrebbe riguardata con sfavore, dovendo al contrario farsi prevalere considerazioni pro-concorrenziali- bensì solo a sfruttare parassitariamente la rinomanza del marchio per accreditare i propri prodotti, che riproducono pedissequamente le forme dei biscotti Barilla, suggerendo altresì l’esistenza di una qualche relazione commerciale (licenza) con la legittima titolare (ord. T. Milano, 20/11/2015, cit)"
Dunque se indicare i marchi della concorrenza tra i metatag potrebbe essere considerato lecito se il prodotto si pone come alternativa a quello della concorrenza inserito nei metatag, l'utilizzo di questi strumenti web al solo fine di profittare servilmente della notorietà del marchio altrui costituisce invece attività di concorrenza sleale.
Sulla non affinità dei prodotti contraddistinti dai marchi Barilla.
La principale difesa della ditta tessile poggiava sulla circostanza che i prodotti realizzati appartenessero ad una categoria merceologica molto diversa e distante (classe n. 24 - tessuti e prodotti simili) rispetto al prodotto alimentare preteso contraffatto.
A detta del Tribunale milanese, però, la circostanza non è scriminante e questo perchè i marchi denominativi registrati da Barilla posseggono il requisito della rinomanza ex art. 20 lett. c) CPI , requisito che attribuisce al titolare il diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica “un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato” quando l'uso del segno senza giusto motivo consenta “di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi».
Come è noto anche dalla giurisprudenza comunitaria (CG 14/7/99 General Motors), il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non è sempre necessaria una grande notorietà per poter ritenere soddisfatto il requisito. Deve ritenersi al contrario sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’ intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonchè dell’ entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato l'indubbio indebito vantaggio tratto dalla convenuta dalla rinomanza dei marchi e dall’indebito agganciamento ai prodotti provenienti dalla Barilla, imitati in tutte le loro forme “arbitrarie” e “capricciose”.
La commercializzazione da parte della resistente di un elevato numero di prodotti, utilizzando i segni distintivi denominativi della ricorrente e imitandone le forme, i colori e tutte le caratteristiche non sostanziali, tanto da comportare l’imitazione “dell’intera collezione del Mulino Bianco”, ha consentito, secondo il Tribunale, alla resistente di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dei prodotti della Barilla, generando anche un rischio di confusione sulla provenienza dei beni prodotti.
Il Tribunale di Milano ha inibito la produzione, l'offerta in vendita, la commercializzazione e pubblicizzazione dei cuscini-biscotti riproducenti le forme dei prodotti Barilla e/o l’uso dei marchi denominativi e figurativi Barilla.
Ha inoltre fissato una penale per ogni violazione successivamente constatata ed ha ordinato il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti in causa.
C'è da tener presente che si tratta di una decisione di primo grado che potrebbe essere modificata in appello, rimaniamo in attesa quindi di nuovi possibili sviluppi.
